专利审查意见怎样答复?有这些窍门
1、对比文件没有公开本申请的区别技术特征 在许多情况下,审查员会指出对比文件公开了本申请的区别技术特征。此时,专利代理师应仔细阅读本申请和对比文件中的内容,对比两者的技术特征、解决的技术问题以及带来的技术效果。不能轻率认同审查员的观点。通过充分分析,若区别技术特征与对比文件的技术特征不同,或虽相同但解决的技术问题和技术效果不同,就不能认为对比文件公开了本申请的区别技术特征。
2、公开原理不代表公开技术方案 同样,当审查员指出对比文件公开了本申请的区别技术特征时,代理师应仔细甄别,对比文件(如论文、期刊等)是公开了本申请的原理,还是公开了具体的技术方案。如果对比文件只是公开了原理,没有公开具体的技术方案,而本领域技术人员将该原理应用于具体技术方案中,付出了创造性劳动,审查员不能因对比文件公开原理就否定本申请的创造性。
3、领域不同,难以结合,有结合障碍 当审查员指出对比文件2(对比文件1为接近的现有技术)公开了本申请的区别技术特征时,代理师要分辨对比文件1和对比文件2所属的技术领域。即使对比文件2确实公开了本申请的区别技术特征,但如果对比文件2和对比文件1属于不同的技术领域,本领域技术人员结合对比文件2的技术特征与接近的现有技术(对比文件1)可能存在结合障碍,难以进行结合。
4、反向教导、反向启示 有时,审查员认为对比文件2(对比文件1为接近的现有技术)给出了技术启示,或将对比文件2的技术特征与对比文件1结合来解决本申请的技术问题是容易想得到的。代理师要分析对比文件2的技术特征解决的技术问题、带来的技术效果和技术启示。如果对比文件2给出的是反向教导、反向启示,则本领域技术人员在阅读对比文件2后,并未得到本申请的技术方案,而是得到另一种方案。
5、区别技术特征不是惯用手段 有时,审查员可能认为区别技术特征是惯用手段。在这种情况下,代理师应指出本申请所解决的技术问题以及本领域惯用的解决手段,从而说明区别技术特征并非惯用手段。同时,应提供证据反驳审查员坚持认为是惯用手段的观点。
6、技术方案是一个整体,不能被割裂 例如,本申请包含多个步骤,审查员将多个步骤割裂成一个个技术特征,分别用对比文件1、对比文件2、对比文件3等评价本申请的技术特征。代理师应强调本申请的技术方案应该看做一个整体,不能被割裂。本申请的多个步骤(技术特征)相互关联、相互协同,起到了XXXX的效果。同时指出,本领域技术人员将对比文件1、对比文件2、对比文件3等结合,已付出了创造性劳动。
答复审查意见要谨慎小心,严谨作答,不草率修改权利要求书和意见陈述书。审查意见的答复与专利文本的撰写同样重要,应结合具体实际情况,寻找突破口,充分说明观点并据理力争。答复中所陈述的意见可能在后续的专利侵权认定中起到关键作用,所以务必慎重对待。
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