新商标条例(第 559 章)(以下简称「新条例」)将于 2003 年 4 月 4 日正式生效,为本港的商标法例及常规带来一系列实质和程序方面的转变。
虽然条例早在 2000 年 6 月 15 日已获立法会通过,可是新法例迟迟仍未实施,很大程度上是由于政府一直在研究一套可处理电子登记的计算机系统,同时政府亦需拟备新的《商标规则》(以下简称「新规则」),该规则亦会与新条例于 2003 年 4 月 4 日生效。
政府曾对《商标条例》(第 43 章)(以下简称「旧条例」)作出修订,以遵照《与贸易有关的知识产权协议》载列的保障知识产权的。可是,法律仍存在不少由官僚造成的障碍以及其它限制因素。
新条例为香港商标注册制度换上了一块新的面纱。新条例旨在提高对注册商标的保障,以及简化和改善现有的注册制度。其中的改变包括降低收费、提供多类别申请、废除商标记录册对 A 部和 B 部的划分、为注册的有效期和实施电子商贸事宜定下标准、扩大对的保障范围,以及采纳更广阔的商标和商标侵犯的定义。
除了推出新法例,知识产权署亦会继续依据信息科技外判计划为公众提供电子服务,新计划为知识产权署的人员带来重大的转变,他们现可透过电子方式处理商标注册的申请。知识产权署亦于 2003 年 1 月底推出了网上查阅商标记录服务,市民可免费使用该项服务,网址为 http://ipsearch.ipd.gov.hk。从前若要查阅商标记录,非得亲身到知识产权署不可,新推出的网上搜寻系统无疑是一项重要的发展。知识产权署在 2004 年亦会进一步推出其它新服务,包括让大众选择以电子方式提交申请、支付申请费用以及与知识产权署人员联络。
另一项重要的发展,就是知识产权署会公开工作手册草稿中的多个章节,有关手册将会成为商标注册处在审查工作和程序方面,以及在新条例下其它程序的指导手册。工作手册会随时日而作出适当的修订,以符合法律规则方面的发展。该手册最初只是审查主任和其它知识产权署人员的参考资料,但从今以后,这套手册将会为执业人士和公众提供非常有用的数据。
下文将进一步讨论新法例所带来的几项主要改变。
商标的可注册性
没有将记录册分为两部
根据旧条例,记录册可分为 A 部和 B 部,因此对商标的可注册性亦实施两套不同的标准。被视作显著或与其它买卖商的货品和服务「适合作出识别」的商标会列入注册记录册 A 部内。任何符合显著商标的一项或多项类别的商标才具资格在 A 部注册。假如某商标并不足以具备就 A 部而言的显著性,但与其它买卖商的货品和服务「能够作出识别」,则该商标仍具资格在 B 部注册。
新条例放弃以往的做法,废除商标记录册对 A 部和 B 部的区分,并有效地采用了 B 部的旧有标准作为对某个「商标」的可注册性的验证标准。
商标的定义
商标现指任何(一)能够将某一企业的货品或服务与其它企业的货品或服务作出识别
(二)能够藉书写或绘图方式表述的标志。
虽然条例并没界定何谓「标志」,不过此举目的是要广泛地诠释这个词语,而这个词语将会包括一切能够在市场上起着商标作用的东西。
旧条例要求标记必须包括可以视觉感知的记号,但不包括无形的标记,例如声音和气味。新条例则以明文规定,商标可由颜色、声音、气味或该等标记的任何组合构成。单一的颜色可注册成为商标,条件是该标记必须具有识别的能力。能够予以识别的形状(即立体)标记,倘受到某些限制,仍可按旧条例注册。纵使现在可注册声音和气味的商标,但是申请人必须仔细考虑有关藉绘图方式表述该等标记之规定(见下文)。
假设某标志能够藉绘图方式表述,那么按上文所述,余下的问题就是该标志「能否与其它货品或服务作出识别」。根据工作手册,验证的标准是:该标志是否让人能够识别所有印有这标志的货物均是来自某相同的企业呢?换言之,该标志能否指出有关商品或服务的来源?如果答案是肯定的,则该标志便属于一个商标,而知识产权署亦会进一步考虑处理该注册申请。
可予注册的推定
新条例一般规定,假如某商标注册申请看来已符合注册的要求,则处长必须接纳该申请。虽然 1993 年的咨询文件已预料到这个发展方向,不过英国法例中的有关可注册的对应条文却一直被认为过于模糊。英国的法例并没订立有关支持或反对商标的可予注册的推定,而处长若拒绝申请亦无须履行给予理由的责任。知识产权署已在工作手册内有关拒绝注册的理由的章节中清楚表示,新条例亦会采用这个做法。
知识产权署在审查商标申请时,可以理由或相对理由提出反对。
拒绝注册的理由
拒绝注册的理由一般针对商标本身的缺陷,故此有关商标不得注册。新法例订明,假如申请注册的商标未能符合商标的涵义;欠缺显著特性;纯粹由一般用以指明货品的质素、数量或其它特性的标志构成;或纯粹由在现行的语言或在有关行业的诚实和已确立的做法中已成为惯用的标志(例如已成为市场上通用的标记)构成,便不得注册为商标。
不过,即使存在拒绝注册的理由,也并不代表注册申请会自动遭到拒绝。商标申请人可证明商标在注册申请日期前已因付诸使用而实际上具有显著特性,而推翻该等理由。
拒绝注册的其它理由包括商标违反道德或法律原则;商标相当可能会欺骗公众;商标的注册申请是不真诚地提出的;或商标由国旗、区旗、区徽或它们的设计或式样所构成等。
拒绝注册的相对理由