当然,导致这个问题产生的原因,肯定不只是这一个,但是根据多年来商标注册和诉讼的经历来看,创业公司如果真的想避免这种情况的发生,就必须克服以下几个因素:
1. 以为商标侵权没什么,以为不会产生什么法律责任——更可怕的情况在于,根本意识不到什么叫做商标侵权。比如,嘀嘀打车可能认为,将一款手机APP应用命名为嘀嘀打车,似乎没有什么问题嘛,跟商标有啥关系?
2. 可怕的拖延症——一方面是由于团队内部没有知识产权主管或负责人,导致行政人员直接接手,但是要向团队领导汇报,而团队领导又忙又不了解不熟悉,最终导致决策一直下不来,那么就一直拖下去,直到“久病成疾”;另一方面,因为看不到商标注册会带来直接的收益,知识产权负责人或者具体经办人申请预算时,财务卡壳刁难,领导不理解。(比如,干嘛要注册防御商标啊?干嘛要注册这么多个,干嘛分拆?——于是又继续拖下去,直到拖出问题)
3. 对外部商标顾问不信任——实际当中,这种顾虑、猜忌、疑惑是非常正常的,往往需要商标顾问费尽口舌,来解释很多商标法上的概念、原则、制度、司法态度等等,并且出于为客户全方面保护的考虑,往往建议客户申请多个商标,或者在多个类别申请多个商标——如果发生在创业公司本身对商标不重视,就会表现出极大的抵触情绪,认为商标顾问为了招揽业务而刻意“夸大其词”、“耸人听闻”,往往最终从公司领导处汇报回来之后,扔给商标顾问的答案就是:我们只需要在这个类别注册这么一个商标,就足够了,我们不需要那么多。
当公司业务做大之后,发现同一类别的其他小项上,或者虽然不是一个类别,但是与自己业务关联性很密切的其他类别上,有人注册了一模一样的商标,导致自己的品牌受损,此时想要通过异议、无效宣告、行政诉讼去“维权”,费用将是本该投资注册的费用的几十倍,时间不是几十天,而是几年,最终吃亏的,还是企业自己。
我想,每一个朋友都会建议企业聘请有经验与靠谱的商标顾问,这显然的确是非常重要的。但是实际上,更为重要的,则是企业自身开放的心态、长远投资的目光、积极正面的信任——如果没有这些,即使找到再经验丰富的商标顾问,也可能出现问题,甚至很有可能把商标顾问“气”出毛病。所以,创业公司要真正重视商标,勿以客户的身份“压迫”商标顾问或者律师,积极展开讨论与磋商,主动表达自己的想法、业务计划和潜在顾虑。只有这样,商标顾问或者律师才有真正的可能来全面了解你这家公司—商标注册策略真正有效的前提,依赖于商标顾问或者律师对公司及其业务、背景、规划、顾虑的把握,从而使得从更为全面、深入、广泛的角度,提出商标注册的建议、方案,最终帮助企业获得商标权,最大程度避免将来被抢注、攀附、侵权。
所以,如果一家创业公司做不到以上要求,不必谈商标注册策略。
从实务角度出发,实际使用前进行检索、组合商标分拆多个、申请注册防御商标等等,都是通行的、有效的策略和办法。
1. 提前做好商标检索
商标需要根据业务确定类别、商品或服务,做一次检索,看看是否已经被注册,或者存在在先近似商标可能会威胁到驳回你的商标。商标检索意义重大,不仅仅能够避免无谓的浪费,也能够为可能预见的驳回、异议提前做好准备,提早进行证据的收集、整理和归档。
尽管商标检索非常重要,但是,很遗憾,我们国家商标局的官网查询系统,信息滞后严重(更新周期为三个月,也就是说,在检索日前的三个月内,到底发生了什么,谁也不知道),信息错误率不低(这是真的,不是唬人的,商标局的筒子亲自电话里说:干嘛完全相信我们网上的?!),导致检索结果的有效性,难免打折扣。当然,对于部分商标,可以结合其初审公告日期、商标流程状态、申请日等等信息,可以肯定网上信息的准确度。所以,此处可能不是很能接受,但是仍然是肺腑之言的一个建议:哪怕检索得出申请前景不乐观,对于核心商标,仍然建议申请,因为保不准网上信息不准确,而事实真相则是那个在先的商标实际上已经无效了,无法再构成障碍。
2. 提前被可能驳回或者异议做好准备
导致驳回的原因有很多,除非是因为属于商标法禁用的标识(比如国旗国徽、有伤公序良俗),无非是缺乏显著性、与在先商标构成近似,这两个是最主要的原因。如果能够证明商标从申请日起,一直就有使用,到被驳回之日,已经小有名气,在模棱两可(也就是,你说近似也对,你说不近似也对,完全取决于裁判者主观意见)的情况下,有助于说服裁判者商标已经取得了区别于在先商标的显著性,本来如果不举证可能继续驳回的情况下,就增加了一份筹码。相同的,如果商标被商标局核准进入初审公告期间,被他人引证在先商标提出异议时,也可以采取上诉策略,证明自己的商标的影响力,最终证明不会造成消费者混淆,从而克服异议。
那么此处所谓准备,是指什么呢?商标使用证据!企业从一开始就应当充分重视商标使用证据的收集、整理和归档,以免火烧眉毛时,却拿不出任何有效的证据。这些证据比如:销售合同、发票;行业奖项、荣誉;审计报告;出口记录(如有);消费者反馈(如网上留言、评价);有关自己企业的媒体报道、杂志期刊;参加重要行业活动的资料——等等,不一而足。这些证据证明的要点在于:你一直在投资进行商标使用,已经小有成就,已经在市场上站稳脚跟,已经取得了一定的声誉和影响力。而一旦这个证明目的达到了,商标审查员和法官往往就会放宽尺度——尽管不是每一个案子都放宽,但是至少增加了这个可能性。
积极申请认定地方的商标,有很重要意义的,因为商标局、商评委、法院往往都会认可商标的荣誉可以体现出企业商标使用的效果,达到一定的影响力,间接上可以帮助企业减轻举证压力。